Markenrechtstreitigkeit zwischen New Yorker und…

Urteilsbesprechung

Beitrag aus 2024 Markenrecht EuG EUIPO Geografische Bezeichnungen

Die Entscheidung zu „COMPTON“ zeigt, dass geografische Bezeichnungen nicht schon wegen eines bekannten Ortsbezugs schutzunfähig sind. Entscheidend bleibt, ob die relevanten Verkehrskreise die Bezeichnung für die konkret beanspruchten Waren tatsächlich als Herkunftshinweis verstehen. Für die breitere Einordnung von Schutzfähigkeit, Anmeldepraxis und Konfliktlagen ist das Markenrecht die passende Vertiefung.

Worum es in diesem Beitrag geht

Stand April 2026: Der offizielle Verfahrensnachweis zum EuG-Urteil T-746/22 führt die Sache als abgeschlossen; eine veröffentlichte Folgeentscheidung, die die hier behandelte Einordnung zum Zeichen „COMPTON“ verändert, ist in den offiziellen Fundstellen nicht ersichtlich.

„COMPTON“ blieb hier schutzfähig. Das EuG hielt den Nachweis für nicht tragfähig, dass die Bezeichnung für die betroffenen Waren aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise beschreibend geografisch verstanden wird.
Die Waren- und Publikumsabgrenzung war entscheidend. Eine stilbezogene Verengung auf „Street Fashion“ genügte dem Gericht nicht als tragfähige Untergruppe der beanspruchten Waren.
Szene-Assoziationen ersetzen keine belastbare Bekanntheitsfeststellung. Die Verbindung zur Geschichte des Gangsta-Rap reichte nach der Entscheidung nicht aus, um eine beschreibende Herkunftsvorstellung bei der breiten Öffentlichkeit anzunehmen.

Für wen das relevant ist

Relevant ist der Fall vor allem für Unternehmen, Markenverantwortliche, Agenturen, E-Commerce-Anbieter und Rechteinhaber, die Zeichen mit möglichem Ortsbezug prüfen, anmelden oder verteidigen wollen.

Markenstreit zwischen New Yorker und BIW Invest

Markenrecht. Bei „Compton“ handelt es sich um einen im Hip-Hop-Kontext bekannten Vorort von Los Angeles, der etwa 100.000 Einwohner hat. Ende Juli 2020 hatte die Firma New Yorker & Media International (New Yorker) einen Antrag beim europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) gestellt, um die Bild- und Wortmarke „Compton“ für nichtig zu erklären. New Yorker ist der Ansicht, dass die vermeintliche Assoziation zwischen der Marke und dem Vorort von Los Angeles im Hip-Hop-Kontext dazu führe, dass der Begriff als beschreibende geografische Herkunftsbezeichnung betrachtet werde und daher nicht für den Markenschutz geeignet sei. Der Antrag hatte vor der zweiten Beschwerdekammer des EUIPO Erfolg, worauf die Marke „Compton“ für nichtig erklärt wurde.

Anschließend erhob die im schweizerischen Appenzell ansässige Markeninhaberin BIW Invest AG Klage gegen die Entscheidung des EUIPO beim Europäischen Gericht (EuG). Die Klage betrifft die Entscheidung des EUIPO, in der die Nichtigkeit der Eintragung der geografischen Bezeichnung „Compton“ als Unionsmarke für Produkte wie Bekleidungstücke, Schuhwaren, Reisegepäck und Taschen erklärt wurde. Die BIW Invest AG ist der Ansicht, dass die Entscheidung des EUIPO mehrere Fehler aufweise. Die Definition der fraglichen Artikel und der maßgebliche Käuferschaft sei zu eng und die Bekanntheit der Stadt Compton bei diesem Publikum sei falsch beurteilt worden. Ferner führte die BIW Invest AG aus, dass übermäßig strenge Maßstäbe in Bezug auf den Schutz geografischer Bezeichnungen angelegt worden seien und eine unzutreffende Verbindung zwischen dem geografischen Namen „Compton“, dem Ortsteil von Los Angeles und den fraglichen Waren angenommen wurde.

Das EuG hat entschieden, dass der Begriff “Compton” die markenrechtlichen Schutzvoraussetzungen erfülle (Urteil v. 28.02.2024, Az T-746/22). Grundsätzlich weist das EuG in der Entscheidung auf folgende Ausschlussgründe für die Eintragung einer geografischen Bezeichnung hin:

„(…) von der Eintragung als Marken zum einen geografische Bezeichnungen ausgeschlossen sind, die bestimmte geografische Orte bezeichnen, die für die betroffene Art von Waren oder Dienstleistungen bereits berühmt oder bekannt sind und die daher von den beteiligten Verkehrskreisen in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird, mit dieser Art von Waren in Verbindung gebracht werden, und zum anderen geografische Bezeichnungen, die von Unternehmen verwendet werden können und für diese ebenfalls als geografische Herkunftsangaben für die Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen freigehalten werden müssen (vgl. entsprechend Urteil vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C 108/97 und C 109/97, EU:C:1999:230, Rn. 29, 30 sowie 37).“

Das EuG gab der Klage der BIW Invest AG statt. Zunächst ist die Abgrenzung des EUIPO zwischen den „Street fashion-Stil“ und „konventioneller Bekleidung“ fehlerhaft. Der Street fashion-Stil stellt ein bloßes Merkmal der fraglichen Waren dar und ist für die Definition einer spezifischen Untergruppe innerhalb dieser Waren unerheblich. Das EUIPO bezieht sich ferner auf eine bestimmte Kategorie von Rap-Musik, nämlich den Gangsta-Rap der Westküste der Vereinigten Staaten am Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre. Das EUIPO ist seiner Beweispflicht für die Bekanntheit der geografischen Bezeichnung dadurch nicht ausreichend nachgekommen. Die Bedeutung der Stadt Compton in der Geschichte des Gangsta-Raps allein reicht nicht aus, um festzustellen, dass diese Stadt - über den noch kleineren Kreis der am Gangsta-Rap selbst interessierten Personen hinaus – bei der breiten Öffentlichkeit bekannt war.

Relevanz für die Praxis

Die Entscheidung zeigt noch mal die Komplexität der rechtlichen Prüfung bei Streitigkeiten um Markenrechte, insbesondere wenn es um geografische Bezeichnungen geht. Eine geografische Bezeichnung ist nicht automatisch von der Eintragung als geschützte Marke ausgeschlossen. In einem vergangenen Blogartikel haben wir ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt, ob „Kölner Dom“ in Deutschland als geschützte Marke einzutragen ist. Notwendig ist eine umfassende Prüfung aller relevanten Faktoren, einschließlich der Definition der betreffenden Waren und der Bewertung der Bekanntheit bei den relevanten Zielgruppen.

Was davon heute fortgilt

Für die Einordnung weiterhin wichtig

Ein Ortsname ist nicht automatisch beschreibend. Maßgeblich bleibt, wie die relevanten Verkehrskreise die Bezeichnung für die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstehen.
Ein enger Szenebezug trägt nicht ohne Weiteres. Wer nur auf Teilmilieus oder kulturelle Assoziationen abstellt, muss zeigen können, dass diese Wahrnehmung einen erheblichen Teil des maßgeblichen Publikums prägt.
Die Warenabgrenzung muss dogmatisch sauber bleiben. Stil, Szene oder Vertriebsumfeld ersetzen keine tragfähige Untergruppe, wenn sie lediglich Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben.

Woraus sich keine Pauschalregel ableiten lässt

Die Entscheidung schützt geografische Bezeichnungen nicht allgemein. Anders kann die Lage liegen, wenn ein Ort für die betroffenen Waren bereits bekannt ist oder vernünftigerweise erwartet werden kann, dass das Publikum ihn als geografische Herkunftsangabe versteht. Dann wiegt das Freihaltebedürfnis deutlich stärker.

Offizielle Quellen und weiterführende Hinweise

Zuständige Rechtsanwältin bei ITMR

Fachlich passende Ansprechpartnerin

Für Fragen zur Schutzfähigkeit von Zeichen, zu markenrechtlichen Konflikten und zur Einordnung geografischer Bezeichnungen ist Rechtsanwältin Emma-Marie Kürsch bei ITMR eine fachlich passende Ansprechpartnerin. Ihr Tätigkeitsprofil bei ITMR umfasst insbesondere Markenrecht, gewerblichen Rechtsschutz und angrenzende Konfliktlagen.

Markenrechtstreitigkeit zwischen New Yorker und BIW Invest